一文看懂 美國外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的條件及權(quán)利要求的限定作用
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2018年，蘋果與三星在美國長達(dá)7年的外觀設(shè)計專利訴訟，聯(lián)邦巡回上訴法院終審判決三星賠償蘋果5億多美元，雙方達(dá)成和解協(xié)議。
樂知網(wǎng)小編從美國專利法中對 外觀設(shè)計相關(guān)條款的解釋，剖析美國外觀設(shè)計專利保護(hù)的思路。
案例1：
2015年1月，哥倫比亞運動服裝北美公司（下文稱“哥倫比亞公司”）起訴塞瑞斯創(chuàng)新附件公司（下文稱“塞瑞斯公司”）侵犯其一項發(fā)明專利US8,453,270，（下文稱“’270專利”）中的兩項權(quán)利要求以及其另一項外觀設(shè)計專利 D657,093，（下文稱“’093專利”）的專利權(quán)。
2019年11月，聯(lián)邦巡回上訴法院做出判決，維持了對一審中’270專利兩項權(quán)利要求不具備新穎性和創(chuàng)造性的認(rèn)定，但推翻了一審中對塞瑞斯公司侵犯’093外觀設(shè)計專利權(quán)的認(rèn)定。聯(lián)邦巡回上訴法院的此項判決，確認(rèn)了商品標(biāo)識在外觀設(shè)計侵權(quán)判定中所起的重要作用。
根據(jù)美國專利法，欲證明外觀設(shè)計專利被侵權(quán)，外觀設(shè)計專利權(quán)人須從“普通觀察者”的角度進(jìn)行證明。
根據(jù)美國最高法院一項百余年前的至今仍行之有效的在先判決（Gorham Co. v. White，81 U.S. 511，528（1871）），判斷外觀設(shè)計侵權(quán)與否的標(biāo)準(zhǔn)在于：
以“普通觀察者”作為購買者通常具備的注意力來看，如果相似之處足以使該觀察者將一項設(shè)計混淆成另一項受專利保護(hù)的設(shè)計，則認(rèn)為前項設(shè)計侵犯了后項設(shè)計的專利。
哥倫比亞公司的專利中并未要求保護(hù)徽標(biāo)，該專利也未要求特定的波紋取向，而且其它的細(xì)微區(qū)別也不足以使普通觀察者將塞瑞斯公司的設(shè)計與哥倫比亞公司的設(shè)計相區(qū)分。最終，陪審團(tuán)做出了不利于塞瑞斯公司的決定。
此判決一出，立即引起業(yè)內(nèi)人士的普遍關(guān)注：該判決所確認(rèn)的徽標(biāo)在判斷被比圖案是否相似時所起的作用為美國外觀設(shè)計專利的申請和保護(hù)策略都提出了新的挑戰(zhàn)。一方面，使用者似乎可以通過在在先設(shè)計上增加徽標(biāo)來規(guī)避專利保護(hù)；另一方面，今后的美國外觀設(shè)計專利申請者可能需要為其設(shè)計、尤其是與圖案相關(guān)的設(shè)計增加額外的局部外觀設(shè)計的申請來強化對其設(shè)計的保護(hù)。
案例2：
科夫盧森堡有限公司（下文稱“科夫公司“）擁有名稱為“用于座椅的圖案”的美國外觀設(shè)計專利D677,946（下文稱”’946專利“）。科夫公司于2017年7月在新澤西地區(qū)法院對霍姆埃克斯普賴恩公司（下文稱“霍姆公司”）提起訴訟，聲稱霍姆公司的籃筐產(chǎn)品侵犯了其上述外觀設(shè)計專利。
946專利涉及用于座椅的圖案，其權(quán)利要求記載了“如所示及所描述的用于座椅的圖案的裝飾性設(shè)計。”在該專利的附圖中，僅給出了設(shè)計圖案，沒有給出任何應(yīng)用該設(shè)計圖案的制品。
聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，該專利權(quán)利要求中所述的“用于座椅的圖案的裝飾性設(shè)計”對該專利的保護(hù)范圍有限定作用。
回顧本專利在審批時的審查歷史可知，科夫公司在原始提交的申請文件的標(biāo)題、權(quán)利要求和附圖說明中所使用的表述是“用于家具的圖案”。
在審查期間，審查員未對權(quán)利要求中這樣的表述提出疑義，但認(rèn)為標(biāo)題中這樣的表述過于模糊，并建議將標(biāo)題修改為“用于座椅的圖案”并對申請文件的其它部分進(jìn)行相應(yīng)的修改。科夫公司接受了該建議并做出了相應(yīng)的修改，但未補交任何體現(xiàn)用于座椅的圖案的實施方式的附圖。
由此案可知，在申請美國外觀設(shè)計專利時，對標(biāo)題、權(quán)利要求及附圖說明的描述應(yīng)盡可能使用含義清晰、范圍寬泛的術(shù)語。
為了擴(kuò)大外觀設(shè)計專利的保護(hù)范圍，可以考慮增加可能的應(yīng)用有外觀設(shè)計的不同實施方式的附圖。
對于圖案設(shè)計，還可以考慮采用局部外觀設(shè)計的方式來加以保護(hù)。
小結(jié)：
深入了解美國外觀設(shè)計專利法規(guī)，跟蹤美國法院的最新判決，將有助于外觀設(shè)計權(quán)利人更好的利用美國專利法來保護(hù)自身的權(quán)益。
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