化學、生物醫藥領域發明創造性審查意見答復技巧匯總
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創新驅動是世界大勢所趨，專利成為國家創新的核心要素和經濟發展的根本驅動，提升專利申請質量刻不容緩。創造性體現了專利的創新程度。代理人是否能夠準確抓住發明本質，并在《專利法》和《專利審查指南》的框架下有針對性、有效地答復關于創造性的審查意見，對于能否獲得專利授權具有很大影響。
本文針對化學、生物醫藥領域發明關于創造性的審查意見中幾種常見的容易低估專利申請創造性的情形，對此類審查意見提出答復思路。
化學、生物和醫藥為代表的實驗科學，該領域專利申請通常需要提供實驗數據來證明發明能否實施以及達到何種技術效果。因此，化藥領域專利申請在創造性評價中，對于事實認定和法律適用的思維精度和維度有著更高的要求。
《專利法》第22條第3款明確規定：“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步”。也就是說，發明應當滿足具有“突出的實質性特點”和“顯著的進步”兩個條件，才能被認為具備創造性。相對而言，“顯著的進步”這一條件較容易滿足，只要技術方案解決了一定的技術問題，即可認為發明具有有益的技術效果。
因此，發明是否具有突出的實質性特點成為實質審查的核心，也是創造性判斷的關鍵。《專利審查指南》（下稱指南）第二部分第四章第2.2節給出了突出的實質性特點的判斷標準：“發明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對于現有技術是非顯而易見的。如果發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發明是顯而易見的，也就不具備突出的實質性特點”。也即發明是否顯而易見的判斷標準。
目前的專利申請多以改進發明為主，審查員按照“三步法”的邏輯來判斷發明是否具有突出的實質性特點，進而判斷發明是否具備創造性。
代理人在收到審查意見后，嘗試在“三步法”框架下答復創造性審查意見時，卻常常遇到瓶頸。
由于審查員是在了解發明內容之后才作出判斷，因而容易對發明的創造性估計偏低。
因此，代理人在借鑒“三步法”原則進行創造性審查意見答復時，應當與審查員的角度有所不同。回歸技術本質，還原研發歷程，尋找可能破解審查意見的方向。
“三步法”原則的理解與運用
指南給出了發明是否具有突出的實質性特點的一般性判斷方法“三步法”。判斷過程具體如下：
代理人在答復有關創造性的審查意見時，可參考“三步法”原則，判斷審查意見是否合理，并通過意見陳述的方式作出恰當有效的答復。采取以下步驟：
（1）在收到審查意見后，代理人首先應當仔細研究審查意見，申請文件和對比文件，從整體上把握該發明與對比文件技術方案的異同。
（2）判斷審查員引證的對比文件是否公開了與該發明最接近的現有技術。此步驟應當重點關注最接近的現有技術所屬的技術領域，所要解決的技術問題與該發明是否相關，以及技術上的接近程度。
（3）基于最接近的現有技術確定區別特征，然后根據該區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。該步驟包括區別特征的確定和技術問題的構建兩個子步驟。所構建的技術問題可分為幾種情況：1）發明實際解決的技術問題與申請文件記載相同；2）發明實際解決的技術問題是該發明的子發明點；3）發明實際解決的技術問題與申請文件記載不同。
（4）在確定了區別特征和實際解決的技術問題后，判斷權利要求所要保護的技術方案是否顯而易見。判斷顯而易見的具體方法是：確定現有技術整體上是否存在某種教導或啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題（即發明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。
審查意見中常見的低估發明創造性高度的情形及應對策略
3.1 確立最接近的現有技術出現選擇錯誤或不當的情形
指南規定，最接近的現有技術是現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案。指南進一步規定：“最接近的現有技術，例如可以是，與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特征最多的現有技術，或者雖然與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能并且公開發明的技術特征最多的現有技術。應當注意的是，在確定最接近現有技術時，應首先考慮技術領域相同或相近的現有技術。最接近的現有技術選擇不當，可能直接導致判斷結論錯誤，“三步法”的后兩步失去意義。
3.2 區別特征找不準、找不全，對區別特征的技術事實認定不當，或者對區別特征達到的技術效果認定不準確的情形
3.2.1 區別特征找不準、找不全，或者對區別特征的技術事實認定錯誤容易導致顯而易見性評判結論有誤。
3.2.2 區別特征達到的技術效果是確定發明實際解決技術問題的事實基礎，如果技術效果認定不準確，會直接影響發明實際解決技術問題的確定，并可能影響最終創造性的結論。
3.2.3 審查意見中常見 “相當于”等類似描述，“相當于”后面的特征為審查員認定的對比文件公開的與專利申請相同或等同的技術特征。核查對比文件中的特征是否如實“相當于”專利申請中的技術特征，如果有任何一個特征并不是審查員所認定的“相當于”的關系，則可將該技術特征作為爭辯點，并據此來說明該特征實質并未被公開。
3.3缺乏對發明實際解決技術問題的認定或者認定有誤的情形
指南規定，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。“三步法”判斷中發明實際解決的技術問題是基于區別技術特征所能達到的技術效果確定的技術問題。假如不去認定技術問題或者技術問題認定有誤，可想而知這對于創造性評判結果的影響可能是顛覆性的。
3.4 “判斷是否顯而易見”環節中對現有技術整體給出的教導認定不準確，對技術啟示產生的動機把握不準確，對所屬領域技術人員的能力和水平把握不當，以及涉及“事后之明”的情形
由于“三步法”中第3步判斷環節，即技術啟示的判斷環節直接決定著創造性的評判結論，因此該步驟是創造性判斷中最核心、最關鍵的步驟。在技術啟示的判斷環節，把握整體發明構思，透過技術方案的文字記載從深層次理解發明創造，有助于準確把握發明的技術貢獻，從而提升啟示判斷的客觀性。
代理實務中的一些建議
缺乏創造性，是發明專利申請過程中常見的燒腦問題。應理解的是，創造性是一個相對概念，不是簡單的“0”和“1”的關系，而大多數是從“0”向“1”趨近的狀態。
專利申請的創造性審查過程因各種原因，容易低估專利申請的創造性高度。對于與現有技術相比確實具備一定的“高度”，且發明人確實做出實質創新工作的發明創造而言，當面對被指出專利申請的全部權利要求不具備創造性的審查意見時，代理人以維護發明人的利益為根本，結合現有技術的整體狀況對發明申請的技術方案進行全面細致的分析，有針對性、有重點地答復審查意見，力爭專利申請最大范圍授權。
（1）對于與現有技術差別大，創造性程度高但仍被認為不具備創造性的專利申請，應當以技術爭辯為主。如果專利申請與現有技術差別小，創造性相對較低，可將程序爭辯作為重點。謹慎客觀地指出審查員在“三步法”運用中的不當之處，以及審查意見中可能存在的矛盾或邏輯錯誤，找到有力的爭辯點。擺事實，講道理，做到有理有據、恰當到位的陳述，才能夠提高說服力，并且易于被審查員理解和接受。
（2）代理人應當對發明的本質有著深刻的理解，才能夠做出恰如其分、令人信服的答復。發明人往往對于本領域的技術理解比較深入，代理人可以通過與發明人溝通準確地挖掘出其發明與現有技術之間的實質性區別，以形成更有說服力的論據。
（3）由于區別技術特征存在“小且散”的特點，容易遺漏，意見陳述時可以采用列特征對比表的形式，全面確定區別技術特征，并有助于準確抓住核心區別技術特征，以簡馭繁。
（4）審查員所引用的作為審查基礎的對比文件來源廣泛，而這些對比文件的質量也是參差不齊。代理人應重點核查對比文件中與啟示相關的每一處技術細節，如果審查員所引證的內容前后矛盾、有瑕疵或者與實際情況不符，可以合理地提出質疑，并以此作為爭辯點。
（5）對于技術啟示判斷環節，避免以直斷式的邏輯直接給出發明方案非顯而易見的結論。缺少縝密推理和論據支持而只是一味地強調發明具備創造性，對于有效答復審查意見并沒有任何實質性的幫助。一個完整的答辯，實體性論述不可或缺。同時，意見陳述的內容應當盡量真實、客觀，減少主觀臆斷。
（6）考慮到不同審查員的思維模式，審查風格各異，在發明點不是很明朗，并且代理人尚不確定以何種角度出發能夠說服審查員的情況下，代理人可以嘗試從多個角度，全方位，層次分明地進行意見陳述，以期捕捉到合適的切入點打動審查員。
（7）意見陳述的內容和形式應當符合指南的規定。同時，應使相關內容在意見陳述中的呈現方式是有助于創造性的整體抗辯是令人信服的，既要做到有理有據，也要有度有序。必要時，可輔助加粗字體或下劃線等工具，以突出并強化自己的觀點。
（8）對于補交實驗數據證明發明技術效果的，應當在說明書中有實驗數據或其它證據支持，僅在說明書中簡單地表述而沒有任何切實的實驗數據或證據支持，之后在答復審查意見中補交實驗數據的，審查員一般不會予以考慮。通常審查員予以接受補交實驗數據的情況是：原始申請文件中對該發明的某項技術效果記載了相關實驗數據，申請人補交了對比文件作為對照組與該發明中記載的效果數據進行對比，對比的前提是對照組采用的實驗條件和實驗步驟應當與原始申請文件記載一致。
（9）為使創造性答復易于通過，在撰寫中要設好伏筆。多一點記載就會多一份機會，多一點堅持就會多一份成功。
（10）代理人應當熟練掌握“三步法”的邏輯思維模式，針對具體案情，靈活應對。另外，代理人應當掌握一定的檢索技巧，具有敏銳的洞察力，善于發現問題，解決問題。同時，應當提高自己的思辨力及語言組織能力，力求語言凝練，避免散亂冗長的行文。
小結
成功的專利代理，專利申請階段，幫助發明人將其技術及巧思通過專利的形式在最大范圍內獲得法律保護，給競爭對手設置難以逾越的專利壁壘；專利挖掘階段，引導發明人朝著有希望的方向進行研發和專利布局；專利授權和確權程序中，最大程度的鞏固專利穩定性，為發明人保駕護航。
專利質量提升是一項復雜的系統工程，而提升專利代理質量是專利質量提升的重要一環。作為專利代理人，應加強學習，努力提高自己的代理水平。與知識產權法官、專利審查員、知識產權律師等一起，為實現知識產權強國目標貢獻應有之力。
(樂知網- 領先的一站式知識產權服務平臺，聚焦 發明專利申請,專利宣告無效, 商標注冊申請 業務)
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